連審查員和專利律師都容易忽視的問題居然是...

　　在專利創(chuàng)造性判斷中，顯而易見性判斷的第二步為“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，此處的技術(shù)問題是否本身屬于容易被發(fā)現(xiàn)？是否發(fā)現(xiàn)該問題本身就已經(jīng)需要?jiǎng)?chuàng)造性勞動(dòng)？說到這個(gè)問題，我想無論是審查員還是專利律師，都容易忽視。雖然這個(gè)問題十分罕見，但如果審查員和專利律師把握準(zhǔn)確，極有可能讓一個(gè)案件翻身！

　　有些專利案件會(huì)出現(xiàn)這種情形，需要考慮技術(shù)問題本身是否容易被發(fā)現(xiàn)，即技術(shù)問題本身是不容易發(fā)現(xiàn)的，該技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)本身在所屬領(lǐng)域中就具備了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。所以即使解決這個(gè)問題的手段被公開了或者屬于公知常識(shí)，技術(shù)問題本身不容易被發(fā)現(xiàn)這個(gè)原因也會(huì)直接導(dǎo)致所涉申請的方案具備創(chuàng)造性。

　　對于上述問題，有觀點(diǎn)認(rèn)為，技術(shù)問題本身是否容易被發(fā)現(xiàn)是獨(dú)立于“三步法”之外的輔助判斷標(biāo)準(zhǔn)，如果技術(shù)問題本身不容易被發(fā)現(xiàn)，直接可以得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論從而推翻依據(jù)“三步法”得出的相反結(jié)論。而筆者認(rèn)為，技術(shù)問題本身是否容易被發(fā)現(xiàn)應(yīng)在“三步法”的第二步——“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”中予以考慮，而不是獨(dú)立于“三步法”之外的單獨(dú)的輔助判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　首先，所述技術(shù)問題應(yīng)為客觀的，不是記載聲稱的，也不是憑空得到的，而應(yīng)當(dāng)是“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，即為本領(lǐng)域技術(shù)人員在“三步法”中依據(jù)最接近的現(xiàn)有技術(shù)得到區(qū)別特征之后，再根據(jù)該區(qū)別特征在發(fā)明整體方案中所得到的技術(shù)效果確定的。

　　其次，當(dāng)?shù)玫皆摗鞍l(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”之后，此時(shí)應(yīng)該對于該問題對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否容易被發(fā)現(xiàn)進(jìn)行判斷；本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)具備如下能力：充分理解本發(fā)明的技術(shù)方案以及充分掌握相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)和相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，在此基礎(chǔ)上對現(xiàn)有技術(shù)中存在的不足和問題進(jìn)行合理分析；基于如上能力，本領(lǐng)域技術(shù)人員對于該問題是否容易得到做出一個(gè)客觀的合理分析。

　　最后，大掌柜認(rèn)為，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為該問題沒有達(dá)到不容易被發(fā)現(xiàn)的程度時(shí)，此時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)入“三步法”的后續(xù)步驟進(jìn)行顯而易見性的判斷；但當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為該問題不容易被發(fā)現(xiàn)時(shí)，此時(shí)可以終止“三步法”的判斷過程，不必進(jìn)入第三步顯而易見性的判斷，而直接得出具備創(chuàng)造性的結(jié)論。當(dāng)然，此種情形雖然存在，但是極其罕見，而一旦出現(xiàn)，則屬于一種直接決定顯而易見性結(jié)論的捷徑。下面大掌柜就分享一個(gè)案例，供大家參考一番。

　　案例簡介

　　某專利申請涉及一種胃腸道片劑，其具有抗脹氣和抗酸的療效，其主要成分有：二甲基硅油，抗酸劑，并在二甲基硅油以及抗酸劑之間設(shè)置屏障。

　　現(xiàn)有一篇對比文件D2，公開了一種胃腸道片劑，也使用了二甲基硅油和抗酸劑作為主要成份，其要解決的技術(shù)問題是，防止二甲基硅油遷移向抗酸劑，因?yàn)槎呓佑|會(huì)降低二甲基硅油的消泡作用和抗脹氣作用。在D2中公開了兩個(gè)方案：（1）二甲基硅油吸收于大量的山梨醇等載體上形成顆粒，與抗酸劑顆粒，混合壓片；（2）替代方案是，上述兩種顆粒分別形成層。通過比較可知，本申請與D2的區(qū)別是，本申請?jiān)诙谆栌鸵约翱顾釀┲g設(shè)置屏障。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)另一篇對比文件D1，其公開的方案為：化合物A，化合物B，并在兩化合物之間設(shè)置屏障。

　　申請人提供了實(shí)驗(yàn)證據(jù)來證明，本申請的提供屏障的方法在藥效上要優(yōu)于D2的兩種方案，本申請的這種方案在藥物表現(xiàn)上提供了驚人的差異，盡管D2的方案已經(jīng)足以將二甲基硅油與抗酸劑分離開。

　　案例分析

　　本領(lǐng)域技術(shù)人員均知曉，二甲基硅油的作用是抗脹氣的，抗酸劑的作用是抗酸，但是這兩種物質(zhì)一旦接觸就會(huì)降低前者的抗脹氣作用，所以要把它們分離，防止液態(tài)的二甲基硅油向抗酸劑遷移。這樣做的最徹底的辦法就是設(shè)置屏障，正如D1那樣，但是制藥領(lǐng)域一般不這么做，原因是技術(shù)實(shí)現(xiàn)比較復(fù)雜。而從二甲基硅油和抗酸劑這樣的具體化合物來看，根據(jù)D2，為了防止二甲基硅油的遷移，采用了一種利用大量載體的辦法，并且提出了兩種替代方案。考慮到D2的目的就是將這二者分離開，那么沒有理由認(rèn)為D2沒有有效分離這兩種物質(zhì)，尤其是方案（2）已經(jīng)將這兩者的接觸降至最小。由于D2已經(jīng)用其他方式實(shí)現(xiàn)了兩種物質(zhì)的分離，同時(shí)D2片劑的缺陷在本申請優(yōu)先權(quán)日之前尚未被本領(lǐng)域技術(shù)人員所知，并且由于設(shè)置屏障技術(shù)具有上述缺陷，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)意識(shí)到在D2的基礎(chǔ)上增加屏障。并且從屏障具有根本的實(shí)質(zhì)性效果這一認(rèn)識(shí)來看，其結(jié)果是不可預(yù)見的，因而本申請請求保護(hù)的基于此的改進(jìn)就具備創(chuàng)造性。

　　上述考慮必須基于這樣一個(gè)前提：D2片劑的缺陷在本申請優(yōu)先權(quán)日之前尚未被本領(lǐng)域技術(shù)人員所知。

　　簡言之，雖然D1提供了屏障，但是既然現(xiàn)有技術(shù)中對于這兩種具體化合物已經(jīng)有不同的可以實(shí)現(xiàn)阻止遷移的更簡便的方法，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員顯然就會(huì)采用D2的方法，而不是屏障，除非證明D2的屏障方案有缺陷。但是在優(yōu)先日之前并沒有發(fā)現(xiàn)D2有這樣的缺陷。所以，本申請中通過插入屏障來解決現(xiàn)有技術(shù)中未知的問題，也就是不容易發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，且獲得了技術(shù)效果，是具備創(chuàng)造性的。更多專利資訊，請鎖定一品標(biāo)局！